Marken- und Firmenrecht

Rechtserhaltende Benutzung – Voraussetzung für den Erhalt jeder Marke

Das deutsche und europäische Markenrecht und die Markengesetze in den meisten Auslandsstaaten erlegen dem Markeninhaber auf, seine eingetragene Marke für die geschützten Waren und Dienstleistungen zu benutzen. Anderenfalls kann die Marke für die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zwar eingetragenen, aber nicht benutzten Waren/Dienstleistungen nicht mehr geltend gemacht werden. Wenn im …

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Wird eine Bekleidungsmarke „SAM“ verletzt, wenn ein anderer Bekleidungshersteller eine Jeanshose als „Modell: Sam“ bezeichnet?

Der Bundesgerichtshof (BGH-Urteil v. 07.03.2019, GRUR 2019, 522 „SAM“) hat jetzt die mit Spannung erwartete Entscheidung getroffen, ob auf dem Bekleidungssektor bei identischen Bezeichnungen eine Markenverletzung vorliegt, wenn der angebliche Verletzer die fremde Marke mit dem Zusatz „Modell“ als „Modell: Sam“ bezeichnet. Bei identischen Waren und Bezeichnungen wie vorliegend hängt …

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EuGH: Rote Schuhsohle als Positionsmarke schutzfähig

Der EuGH hat entschieden, dass sich der Schutz einer Positionsmarke nicht auf die Form der abgebildeten Ware beschränkt, sondern diese Schutz unabhängig von der Warenform gewährt. Louboutin kann sich also weiterhin auf die rote Schuhsohle als Alleinstellungsmerkmal berufen.

Nichtbenutzung einer Marke führt zu deren Verlust

Wer, als Inhaber einer eingetragenen Marke, diese nicht spätestens fünf Jahre nach deren Eintragung bzw. nach Abschluss eines Widerspruchsverfahrens benutzt, riskiert den Verlust seiner Marke. Diese Erfahrung musste jüngst der Sportwagenhersteller Ferrari vor dem LG Düsseldorf machen. Dieses verurteilte das Unternehmen in die Einwilligung Löschung der deutschen und internationalen Marke „Testarossa“. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

BFH schafft Klarheit: Abmahnkosten sind mit Umsatzsteuer zu erstatten

Bei der Erstattung von Abmahnkosten stellt sich regelmäßig die Frage, ob diese dem Abmahner von dem abgemahnten Unternehmen mit oder ohne Mehrwertsteuer zu erstatten sind, wenn das abmahnende Unternehmen vorsteuerabzugsberechtigt ist. Hierbei wurde bisher die Ansicht vertreten, dass das abmahnende Unternehmen keine Erstattung der Mehrwertsteuer beanspruchen kann, wenn es selbst vorsteuerabzugsberechtigt ist. Nun hat eine Entscheidung des Bundesfinanzhof vom 21.12.2016 (Az.: XI R 27/14) Klarheit geschaffen.

Wehren Sie sich gegen Produktpiraterie – Wir unterstützen Sie dabei

Nach aktuellen Berichten in den Nürnberger Nachrichten werden immer öfter hochwertige Markenartikel im Ausland gefälscht und nach Deutschland importiert. Allein in Nürnberg wurden im Jahr 2016 Waren im Wert von rund EUR 300.000 sichergestellt. Der Marktwert der Waren stieg bundesweit von 130 Millionen auf 180 Millionen. Die Hitliste der am häufigsten gefälschten Produkte führen Schuhe an. Das Spektrum umfasst aber so gut wie alles, von Spielzeug über Kosmetik, Arzneimittel und Bekleidung bis hin zu Elektrogeräten.

Abmahnwahn!? Rechtliche Beratung kann schützen

Abmahnungen werden häufig als Geldeinnahmequelle für skrupellose Anwälte und als Schikane der betroffenen Händler dargestellt. Doch viele Abmahnungen könnten vermieden werden, wenn der Händler vorab rechtliche Beratung in Anspruch nehmen würde. Sicher, damit sind Kosten verbunden. Aber die Kosten einer anwaltlichen Beratung liegen meist deutlich unter den Kosten, die durch eine Abmahnung entstehen.
Der Händlerbund hat die Abmahnstudie 2016 veröffentlicht (Link zur Studie), die die Erfahrungen von mehr als 500 Online-Händlern mit Abmahnungen zum Gegenstand hat. Jeder vierte befragte Händler hat 2016 mindestens eine Abmahnung erhalten. Mehr als 50 % der abgemahnten Verstöße waren wettbewerbsrechtlicher Natur, 10 % waren markenrechtliche Abmahnungen und 11 % der Abmahnungen erfolgten wegen behaupteter Urheberrechtsverletzungen. Die Kosten der Abmahnungen lagen in 28 % der Fälle über 2.000 Euro.
In den Veröffentlichungen der Studie finden sich leider keine Angaben dazu, wie viele Abmahnungen im Ergebnis berechtigt waren. Noch interessanter wäre, wie viele Abmahnungen sich hätten vermeiden lassen, wenn der Händler sich vorab rechtlich hätte beraten und seinen Internetauftritt hätte rechtlich prüfen lassen.
Unsere Erfahrung zeigt, dass viele Händler im Internet aktiv werden, ohne sich für rechtliche Aspekte ihrer Tätigkeit zu interessieren. Damit bieten Sie für Wettbewerber und Verbrauchervereine ein ideales Ziel für Abmahnungen. Eine Abmahnung wegen eines fehlenden Hinweises auf die OS-Plattform oder einer veralteten Widerrufsbelehrung kann leicht vermieden werden, wenn man sich vorab rechtlich beraten lässt. Viele Händler gehen auch sehr großzügig mit den Marken oder Urheberrechten Dritter um. Da werden Produktfotos einfach ohne zu fragen kopiert und für den eigenen Internetauftritt genutzt oder ein Wettbewerbsprodukt wird unter der Marke des bekannten Marktführers angeboten. Dass sich die Rechtsinhaber dagegen wehren, ist verständlich.
Die beste Vorsorge gegen Abmahnungen ist eine vorbeugende anwaltliche Beratung. Gerne prüfen wir auch Ihren Internetauftritt und beraten Sie bei allen rechtlichen Aspekten Ihres Online-Shops.

BGH: öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt darf Zeitungs-Verlag keine Markenlizenz geben

Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten handeln wettbewerbswidrig, wenn sie einem Verlag an Marken, die für ihre Sendungen geschützt sind, eine Lizenz für eine Zeitschrift zur Sendung geben. Dies geht aus einer Pressemitteilung des BGH vom 26.01.2017 hervor.
In dem vom BGH zu entscheidenden Fall hatten der Südwestrundfunk und dessen Tochtergesellschaft dem Burda Verlag eine Lizenz an der Marke „ARD Buffet“ eingeräumt. Unter dem Titel „ARD Buffet“ wird eine Sendung mit einer Koch-Show und Deko-Tipps produziert und ausgestrahlt. Der Verlag publizierte das Magazin „ARD Buffet – das monatliche Magazin zur erfolgreichen TV-Sendung“, in dem die Themen der Sendung aufgegriffen wurden. Der Bauer Verlag, der ebenfalls Zeitschriften zu den Themen Kochen und Deko verlegt, sah in dieser Kooperation einen Verstoß gegen § 11a Abs. 1 Satz 2 Rundfunkstaatsvertrag (RStV).
Nach § 11a RStV dürfen öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten programmbegleitend Druckwerke mit programmbezogenem Inhalt anbieten. Diese Bestimmung verbietet zunächst nach ihrem Wortlaut dem öffentlich-rechtlichen Rundfunkt das eigene Angebot von Druckwerken, die nicht programmbegleitend mit programmbezogenem Inhalt sind. Darüber hinaus enthält die Bestimmung nach Ansicht des BGH auch ein Verbot, das Angebot von Dritten zu fördern. Bietet der öffentlich-Rechtliche Rundfunk das Druckwerk nicht selbst an, sondern unterstützt er die Veröffentlichung durch einen Dritten, dann greift dies in das Wettbewerbsverhältnis der Zeitungsverlage ein. Dies stellt einen unzulässigen Eingriff in die Pressefreiheit (Art. 5 GG) dar.
Quelle: BGH, Pressemitteilung Nr. 12/2017 vom 26.01.2017

BGH: Verletzer schuldet neben Unterlassung auch den Rückruf verletzender Produkte

Der Schuldner einer Unterlassungsverpflichtung schuldet neben der bloßen Unterlassung der störenden Handlung regelmäßig auch die Vornahme möglicher und zumutbarer Handlungen zur Beseitigung des Störungszustands. Das kann auch die Verpflichtung beinhalten, auf Dritte einzuwirken, soweit das möglich und zumutbar ist. Wenn einem Schuldner der Vertrieb eines Produkts untersagt wurde, muss er durch einen Rückruf sicherstellen, dass das rechtsverletzende Produkt von seinen gewerblichen Abnehmern nicht weiter vertrieben wird. Auch wenn ein Rückruf rechtlich gegenüber den Abnehmern nicht durchsetzbar wäre, muss der Schuldner die Rücknahme der Produkte zumindest anbieten.
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall wurde der Schuldner verurteilt, es zu unterlassen, als Spirituosen gekennzeichnete Produkte unter der Bezeichnung „RESCUE TROPFEN“ und/oder „RESCUE NIGHT SPRAY“ zu vertreiben. Der Schuldner hatte sich nicht darum bemüht, die Produkte von den Apotheken, an welche er vor Erlass des Unterlassungsurteils geliefert hatte, zurückzurufen. Der Bundesgerichtshof sieht darin einen Verstoß gegen die Unterlassungsverpflichtung, weshalb der Schuldner nun zur Zahlung eines Ordnungsgeldes in Höhe von EUR 45.000,– verpflichtet ist. (BGH, Beschluss v. 29.09.2016 – I ZB 34/15).

Neue Fassung der Nizza-Klassifikation für Markenanmeldungen ab 1.1.2017

Wer eine Marke für sich schützen lassen will, muss bei der Markenanmeldung die Waren und Dienstleistungen, für die er Schutz beansprucht, in einem „klassifizierten“ Verzeichnis dem Markenamt mitteilen. Zur Klassifikation dient die sog. Nizza-Klassifikation, die 45 Waren- und Dienstleistungsklassen umfasst.
Zum 1.1.2017 wird die nunmehr 11. Auflage der Nizza Klassifikation in Kraft treten, die dann für alle Anmeldungen ab diesem Datum zur Anwendung kommt. Mit der neuen Klassifikation werden 334 neue Begriffe eingeführt, 15 Klassenüberschriften und 22 Erläuterungen geändert. Wir werden für Sie die Klassenüberschriften der 11. Auflage der Nizza Klassifikation auf unserer Internetseite zum Download bereitstellen, sobald uns diese in vorliegt.

BGH: Zur Verwechlsungsgefahr bei namensgleichem Druckerzeugnis und journalistischem Internetangebot

Sowohl der Titel einer Zeitschrift als auch der Titel eines journalistischen Internetangebots genießen einen Schutz als Werktitel gemäß § 5 Abs. 3 MarkenG.
Eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Titel einer Zeitschrift und einem gleichnamigen Internetangebot besteht nach einer Entscheidung des BGH vom 28.04.2016 (Az. I ZR 254/14 – Kinderstube) aber nur dann, wenn der Verkehr beide Angebote als einheitliches Produkt mit unterschiedlichen Vertriebswegen ansieht. Sieht der Verkehr die Angebote hingegen lediglich als miteinander verwandte, aber nach Inhalt und Erscheinungsbild eigenständige Angebote an, besteht keine Verwechlungsgefahr.
Dies bedeutet aber nicht, dass ein Zeitschriftentitel stets zur Bezeichnung des journalistischen Internetangebots eines Dritten genutzt werden darf. Ist der Titel einer Zeitschrift als Marke geschützt und wird dieser im Internetangebot eines Dritten so genutzt, dass der Verkehr darin einen Herkunftshinweis sieht, so kann die Nutzung eine Markenverletzung darstellen.

BGH: Smartphone-Apps haben Werktitelschutz

Der BGH hat am 28.01.2016 entschieden, dass die Bezeichnungen von Smartphone-Apps als Werktitel nach § 5 Abs. 3 MarkenG geschützt sein können. Voraussetzung für einen solchen Schutz ist, dass der Titel der App hinreichend unterscheidungskräftig ist.
Diese erforderliche Unterscheidungskraft fehlt der Bezeichnung „wetter.de“ für eine Wetter-App; „wetter.de“ ist für den Inhalt der Anwendung glatt beschreibend und damit nicht schutzfähig.
BGH; Urteil v. 28.01.2016, I ZR 202/14 – „wetter.de“

Jetzt noch Gebührenvorteil sichern – EU-Markenanmeldungen werden ab 23.03.2016 teurer

Die Europäische Union hat neue Regelungen für EU-Marken erlassen, die zum 23.03.2016 in Kraft treten. Neben neuen Begriffen für die Gemeinschaftsmarke (künftig „Unionsmarke“) und das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (künftig “Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum [EUIPO]“), wird auch das Gebührensystem reformiert.
Bisher waren in der Basisgebühr von 900 EUR für eine EU-Markenanmeldung 3 Waren- und Dienstleistungsklassen eingeschlossen.
Künftig erfasst die neue Basisgebühr von 850 EUR nur noch eine Klasse. Für jede weitere Klasse werden zusätzliche Gebühren erhoben. Eine Anmeldung in drei Klassen kostet damit ab 23.03.2016 statt 900 EUR dann 1.050 EUR. Unserer Praxis zeigt, dass eine Markenanmeldung, die nur eine oder zwei Klassen umfasst, äußerst selten ist. Für die meisten Anmelder stellt die Gebührenreform somit eine Gebührenerhöhung dar.
Wenn Sie also eine Gemeinschaftsmarkanmeldung planen, dann sollten Sie diese noch vor dem 23.03.2016 vornehmen, um in den Genuss der günstigeren Anmeldegebühr zu kommen. Sprechen Sie uns an.

Markenrecht: Neue Version der Nizza Klassifikation seit 01.01.2016

Bei einer Markenanmeldungen müssen ein die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke Schutz genießen soll in einem gruppierten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis angegeben werden. Die Gruppierung erfolgt nach der „Nizza-Klassifikation“. Diese ist ein internationales Klassifikationssystem für Markenanmeldungen, das insgesamt 45 „Klassen“ umfasst.
Seit 01.01.2016 gilt die „Version 2016“ der 10. Ausgabe der Nizza-Klassifikation. Die aktuell geltende Klassifikation können Sie hier herunterladen. 

BGH: Markenrecht schlägt das Bankgeheimnis

Wurde über ein Bankkonto die Zahlung des Kaufpreises eines offensichtlich gefälschten Markenproduktes abgewickelt, darf die Bank die Auskunft über Namen und Anschrift des Kontoinhabers nicht mit Hinweis auf das Bankgeheimnis verweigern.
In dem vom BGH entschiedenen Fall war über ebay ein gefälschtes Markenparfüm vertrieben worden. Die Markeninhaberin ersteigerte das Parfüm und überwies den Kaufpreis auf das angegebene Bankkonto. Sie konnte aber nicht in Erfahrung bringen, wer der Verkäufer des Parfüms war. Daher beanspruchte die Markeninhaberin von der kontoführenden Bank Auskunft über Name und Anschrift des Kontoinhabers nach § 19 Abs. 2 MarkenG. Diese Auskunft wurde mit Hinweis auf das Bankgeheimnis verweigert.
Der BGH entschied, wie seiner Pressemitteilung vom 21.10.2015 zu entnehmen ist, dass die Bank die Auskunft nicht verweigern kann. Die Grundrechte des Kontoinhabers und das Bankgeheimnis müssen hinter den Rechten der Markeninhaberin zurücktreten.
BGH, Urteil vom 21.10.2015, Az. I ZR 51/12 „Davidoff Hot Water II“

Vereinfachung der IR-Markenanmeldung ab 31.10.2015

Am 31.10.2015 tritt Algerien als 95. Vertragspartner dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen bei; bisher war Algerien nur Mitglied des Abkommens. Da nun alle Vertragspartner des Madrider Markenabkommens auch dem Protokoll angehören, erfolgen alle künftigen IR-Markenanmeldungen ausschließlich nach den Bestimmungen des Protokolls. Dies führt zu folgenden Änderungen:

bei der Anmeldung einer neuen IR-Marke muss nun nicht mehr geprüft werden, ob das jeweilige Land, für das Schutz beansprucht werden soll, dem Abkommen oder dem Protokoll angehört;
es gibt künftig nur noch ein Anmeldeformular statt bisher 3 Formulare;
es können nun für alle Vertragsstaaten IR-Anmeldungen auf Basis einer nationalen Markenanmeldung erfolgen; eine vorherige Eintragung der nationalen Basismarke ist nicht mehr erforderlich;
bei der Wahl der Ursprungsbehörde besteht nun größere Flexibilität;
die IR-Marke hat eine einheitliche Schutzdauer von 10 Jahren statt der bisherigen Unterscheidung von 20 Jahren Schutzdauer nach dem Abkommen und 10 Jahren Schutzdauer nach dem Protokoll.

Die Anmeldung einer IR-Marke wird damit ab November 2015 wesentlich einfacher.
Quelle: WIPO-Information Notice No. 39/2015 v. 2.10.2015

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