Markenrecht: Die rechtserhaltende Benutzung von Marken

Wer eine Marke erfolgreich eingetragen hat, kann als Markeninhaber die ausschließlichen Rechte daraus geltend machen. Oft in Vergessenheit gerät, dass der Gesetzgeber auch die tatsächliche Benutzung der Marke voraussetzt (§ 25 und § 26 MarkenG). Der Gesetzgeber gibt Markeninhabern dabei eine fünfjährige Schonfrist, welche ab rechtskräftiger Eintragung der Marke gerechnet wird. Das bedeutet, dass man die eingetragene Marke nicht sofort benutzen muss und trotzdem Rechte daraus geltend machen kann. Nach Ablauf der Frist muss man die Marke aber benutzt haben, um die rechtserhaltenden Vorgaben des Markenrechts zu erfüllen. Daher ist es ratsam, bereits innerhalb der Benutzungsschonfrist die Marke auf dem Markt einzuführen.

Bei der Benutzung einer Marke haben verschiedene Gerichte klargestellt, dass es sich um eine kommerzielle Verwendung handeln muss. So wird es nicht als rechtserhaltende Benutzung einer Marke verstanden, wenn diese nur für kostenlose Werbegeschenke verwendet wird (EuGH, Urteil v. 15.01.2009, C-459/07 – Silberquelle GmbH / Maselli-Strickmode GmbH). Auch die Stückzahlen sind entscheidend: Wer nur 100 T-Shirts verkauft, kann kaum glaubhaft machen, dass es sich hier um eine tatsächlich verwendete Marke handelt (OLG Hamburg, Urteil vom 30.03.2017 – 3 U 150/15 – Zulässigkeit einer weiteren Klage wegen Verfall). Bei der rechtserhaltenden Benutzung kommt es allerdings immer auf den Einzelfall an. So spielen die Branche, die Art der Ware, die Größe des Marktes und weitere Faktoren eine wichtige Rolle bei der Beurteilung.

Ernsthafte Benutzung ist Voraussetzung für Aufrechterhaltung des Markenschutzes

Grundsätzlich muss eine Marke ernsthaft genutzt werden. Mitbewerber können anderenfalls nach Ablauf der 5-Jahres-Frist nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG einen Löschantrag stellen. Zudem muss auch im Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren die rechtserhaltende Benutzung auf entsprechende Einrede nachgewiesen werden. In beiden Fällen muss der Markeninhaber nachweisen, die Marke auch tatsächlich innerhalb des relevanten Zeitraums verwendet zu haben.

Wichtig für die Rechtserhaltung ist außerdem, dass man die Marke für alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen benutzt. Der Benutzungsnachweis erfordert eine Differenzierung nach Waren- und Dienstleistungsgruppen. Der Nichtbenutzungseinwand gegen die Marke kann nämlich auch nur für einzelne Waren bzw. Dienstleistungen greifen. Deshalb sollte man die Verwendung der Marke immer sorgfältig dokumentieren, um den späteren Nachweis zu erleichtern. Dies kann durch Muster geschehen oder entsprechenden Rechnungen, Katalogen, Webseiten und Werbematerial.

Sonderfall im Markenrecht: „Facelift“ einer Marke

Eine besondere Situation entsteht, wenn eine Marke geringfügig verändert wird. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn es ein sogenanntes Facelift gibt und Schriften und Formen etwas moderner gestaltet werden. In der Rechtsprechung hat sich durchgesetzt, dass die rechtserhaltende Benutzung gegeben ist, wenn die Marke nach wie vor erkennbar ist, also der kennzeichnende Charakter der Marke der selbe geblieben ist (EuGH, Urteil vom 25.10.2012, Az: C-553/11). Letztlich ist es eine Einzelfallentscheidung, in welchem Ausmaß die Veränderung vollzogen wurde. Je geringer die tatsächlichen Modifizierungen ausfallen, umso eher werden die Gerichte die Marke als erhalten sehen.

Dass auch große Unternehmen von Markenlöschungen betroffen sein können, musste Ferrari erfahren. Die italienischen Autobauer hatten die Rechte an der Marke Testarossa, einem legendären Auto, dass von 1984 bis 1996 gebaut wurde. Nach Einstellung der Produktion verwendete Ferrari die Bezeichnung nicht mehr als Marke und verlor deshalb im Jahr 2017 einen Rechtstreit gegen einen Spielzeugfabrikanten aus Nürnberg. Die Tatsache, dass es nach wie vor entsprechende Autos gab, reichte für eine rechtserhaltende Benutzung nicht aus, weil keine Ferraris mit der Bezeichnung „Testarossa“ mehr von der italienischen Firma vertrieben wurden.

Als Rechtsanwälte mit einem Schwerpunkt im Marken- und Firmenrecht bekommen wir viele Anfragen zum Thema Markennutzung. Zu unseren Leistungen gehören nicht nur die rechtliche Beratung bei Löschanträgen, sondern auch die Unterstützung unserer Mandanten bei der Eintragung von Marken und der Überwachung der jeweiligen Fristen. Wir recherchieren auch Ansprüche gegen die widerrechtliche Verwendung von Marken und setzen diese gerichtlich durch.

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