Rechtserhaltende Benutzung – Voraussetzung für den Erhalt jeder Marke

Das deutsche und europäische Markenrecht und die Markengesetze in den meisten Auslandsstaaten erlegen dem Markeninhaber auf, seine eingetragene Marke für die geschützten Waren und Dienstleistungen zu benutzen. Anderenfalls kann die Marke für die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zwar eingetragenen, aber nicht benutzten Waren/Dienstleistungen nicht mehr geltend gemacht werden. Wenn im äußersten Fall die Marke für keine der eingetragenen Waren/Dienstleistungen benutzt wird, sinkt die Marke zu einer „Karteileiche“ herab, und es können aus ihr keine Rechte geltend gemacht werden. Die Marke erlischt nicht automatisch, kann aber von jedermann zur Löschung gebracht werden.

 

Neben anderen Voraussetzungen rechtserhaltender Benutzung geht es aktuell um folgende Fragen:

 

a) Kann die rechtserhaltende Benutzung auch durch konzerninterne Verkäufe nachgewiesen werden?

Die Frage ist zu verneinen. Unsere Kanzlei vertrat eine Beklagte vor dem LG München I, und wir hatten für die Beklagte den Nichtbenutzungseinwand gegenüber der Klagemarke erhoben. Die Klagemarke war für „Kaffee“ eingetragen, und der Markeninhaber lieferte mit der Klagemarke versehene Kaffeepackungen an deutsche Kunden. Ca. 80% der Kunden waren jedoch Hotels und Restaurants, welche dem Unternehmensverbund des Klägers angehörten.

Eine derartige, bloß konzerninterne Benutzung stellt keine relevante Benutzung dar, welche dem Benutzungszwang gerecht wird (siehe soeben Bundespatentgericht, Beschluss vom 31.01.2018, GRUR-RR 2019, 218 „ETAX/ETAX“). Eine rechtserhaltende Benutzung liegt nur vor, wenn die Markenwaren außerhalb der Konzerngesellschaften erhältlich sind und die innerbetriebliche Sphäre verlassen (BPatG, a.a.O. Rn. 25). Die Benutzung muss geeignet sein, für die mit der Marke versehenen Waren Markenanteile zu behalten oder zu gewinnen. Dies ist nicht der Fall, wenn es an der Selbstständigkeit der Konzernmitglieder fehlt und sich die Verkäufe innerhalb des Konzerns lediglich als interne Maßnahmen darstellen. Darin liegt keine Markennutzung zur Gewinnung von Absatzmärkten (BPatG a.a.O. Rn. 25).

In dem Münchner Prozess zwischen zwei Kaffeeröstereien mussten daher diejenigen Verkäufe unter der Klagemarke unberücksichtigt bleiben, welche lediglich von der Kaffeerösterei des Klägers an die Hotels und Restaurants des Klägers erfolgten. Dies waren deutlich über die Hälfte der Verkäufe, und die restlichen Verkäufe waren von ihrem Umfang her nicht mehr geeignet, die vom Gesetz geforderte „ernsthafte Benutzung“ darzustellen.

 

b) Anforderungen an die geographische Ausdehnung der Benutzung

Für eine deutsche Marke kommt darauf an, dass sie „im Inland“ ernsthaft benutzt wird (§ 26 Abs. 1 MarkenG).

In dem Münchner Prozess ging es um die rechtserhaltende Benutzung einer Unionsmarke. Insoweit verlangt Art. 18 UnionsmarkenVO, dass die Unionsmarke „in der Union“ benutzt wird. Einigkeit besteht darüber, dass sich dieser Benutzungszwang nicht auf die gesamte Europäische Union, also auf die 28 EU-Staaten erstrecken kann, weil eine Benutzung in der ganzen Union nur die wenigsten Markeninhaber nachweisen könnten. Es reicht vielmehr die Benutzung in einem wesentlichen Teil der Union, und dies kann auch ein geringeres Gebiet als ein ganzer Mitgliedsstaat der EU sein.

Wenn man aber die Formulierungen vergleicht, dass eine deutsche Marke „im Inland“ und eine Unionsmarke „in der Union“ benutzt werden muss, dann folgt daraus, dass das Gebiet, in welchem die Unionsmarke benutzt wird, größer sein muss, als das Gebiet, in welchem die nationale Marke benutzt wird. So heißt es in der EUIPO-Entscheidung vom 29.10.2015 (Entscheidung der Beschwerdekammer R 2825/2014-5 „PRET A MANAGER“ Rn. 17):

„… whilst it is reasonable to expect that a Community trade mark should be used in a larger area than a national mark, …”.

Der bloße Vertrieb von Kaffeepackungen an Hotels und Restaurants rund um den Chiemsee mag für die Benutzung einer deutschen Marke noch ausreichend sein, nicht aber für den Benutzungsnachweis einer Unionsmarke.